Роялти за патент сохраняется даже после его отмены
Настоящий веб-сайт использует файлы "Сookies" для анализа событий на нём. Вы можете ограничить обработку файлов "Сookies" в настройках своего браузера. Продолжая использовать этот веб-сайт, Вы выражаете согласие с тем, что информация о Вашем визите и активности на этом веб-сайте может быть обработана с помощью файлов "Сookies", других аналогичных по назначению средств и сервисов веб-аналитики, а Ваши персональные данные могут быть обработаны в случаях и на условиях, изложенных в Политике конфиденциальности, с которой просим ознакомиться перед использованием настоящего веб-сайта.
Верховный Суд РФ: недействительность патента не отменяет уже начисленные роялти.
Правовая позиция
Признание патента недействительным не освобождает лицензиата от уплаты вознаграждения за период, когда лицензионный договор реально исполнялся сторонами, предполагавшими действительность патента.
По правилам статьи 1398 ГК РФ патент, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки. Однако лицензионные договоры, заключённые на основе такого патента, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.
Существо лицензионных отношений не меняется последующей отменой патента в той части, в которой стороны уже получили встречное исполнение: лицензиат фактически извлёк выгоду от использования изобретения, презюмируя наличие патентной охраны, а значит обязан оплатить эту выгоду.
Требование лицензиата о возврате уже уплаченных платежей за такой период удовлетворению не подлежит, но и лицензиар вправе требовать уплаты неполученного вознаграждения только за период фактического исполнения договора.
Фабула дела
Общество как обладатель исключительной лицензии на патент № 2595159 предоставило Заводу неисключительную лицензию по договору от 02.06.2017 с уплатой роялти.
Срок договора истёк 31.12.2020, а в октябре 2021 г. патент признан недействительным полностью.
Общество потребовало взыскать роялти за продукцию, отгруженную в июле-декабре 2020 г.
Суды трёх инстанций отказали в иске, посчитав, что недействительность патента прекращает все обязательства по договору.
Верховный Суд РФ с этим не согласился.
Обоснование
В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 1235 и статье 1367 ГК РФ лицензиар предоставляет лицензиату право использования изобретения за вознаграждение.
Пункты 4, 5 статьи 1398 ГК РФ устанавливают, что патент, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки. Но пункт 6 той же статьи содержит исключение: лицензионные договоры, заключённые на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.
Конституционный Суд РФ в определении от 04.12.2007 № 966-О-П пояснил: существо лицензионных отношений не меняется последующим признанием патента недействительным в той части, в которой договор уже исполнен. Лицензиат получил реальную выгоду от использования изобретения, предполагая действительность патентной охраны, и эта выгода обосновывает выплату вознаграждения.
Пункт 141 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 уточняет: с момента признания патента недействительным договор прекращается, требование лицензиата о возврате уже уплаченных платежей за предшествующий период удовлетворению не подлежит, но лицензиар вправе требовать неуплаченных платежей за тот же период.
Суд первой инстанции отказал в иске, лишь сославшись на отрицание ответчиком долга, и посчитав, что недействительность патента прекращает все обязательства по договору. Апелляция и кассация подход поддержали.
Между тем, установление факта исполнения договора за период до признания патента недействительным являлось юридически значимым обстоятельством. Суды не исследовали отчёты истца об объёмах и стоимости продукции, не оценили их по статьям 71, 170 АПК РФ и не проверили размер задолженности.
Верховный Суд указал: отсутствие доказательств признания ответчиком долга не может служить самостоятельным основанием для отказа в иске, если исполнение договора подтверждается материалами дела.
Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.
Практический вывод
Патентообладателям и лицензиарам стоит тщательно фиксировать факт исполнения договора: отчёты об объёмах производства, счета, переписку по каждому периоду.
Даже если патент впоследствии будет признан недействительным, право на роялти за период, когда стороны добросовестно полагали его действующим, сохраняется и подлежит защите в суде — независимо от того, признаёт ли лицензиат долг.
Реквизиты дела